9 desagradables casos de infracción de marca – y cómo evitarlos

Todas las organizaciones quieren evitar una demanda costosa, larga y que requiera muchos recursos por infracción de marca. Aunque las definiciones pueden variar a nivel mundial y dentro de los Estados Unidos, las organizaciones pueden ser llevadas a los tribunales si existe una probabilidad de confusión, especialmente cuando se combina con otras similitudes en torno a los productos o servicios, los canales de compra u otros factores. Los factores únicos pueden variar significativamente, pero los expertos estiman que el coste medio de una demanda de marca puede ser de entre 120.000 y 750.000 dólares, además de años de valioso tiempo.

La gran cantidad de recursos necesarios para defender su marca u organización en un litigio puede ser agotadora para las empresas de cualquier tamaño. Aunque las grandes organizaciones no son necesariamente las más susceptibles a los litigios por infracción de marcas, suelen ser las más propensas a sufrir una pérdida de imagen pública cuando sus casos llegan a las noticias. En este blog, repasaremos nueve recientes y desagradables peleas de marcas, muchas de las cuales involucran a marcas que usted conoce. También compartiremos algunas ideas sobre los casos en los que una o varias partes podrían haber tomado medidas para evitar el problema.

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China: 3M contra 3N

Una demanda de la empresa 3M contra Changzhou Huawei Advanced Material Co Ltd por el uso de 3N resultó en una victoria para 3M y en «daños significativos» para 3M. Al final se dictaminó que, a pesar de algunas disimilitudes en los productos y en los precios, la notoriedad de la marca 3M y el hecho de que 3N había logrado adquirir clientes y cuota de mercado mediante el uso de la marca similar, constituían una infracción.

Un análisis señala que esto puede ser indicativo de los resultados de los casos de marcas en los tribunales chinos, donde estos asuntos se toman «en serio». Aunque este caso concreto era complejo y confuso, 3N se adentró definitivamente en zonas peligrosas al emular el nombre registrado de una marca tan conocida. Finalmente se consideró que la marca «3M» tenía un gran carácter distintivo y reputación.

Dictamen a favor de 3M.

Estados Unidos: D2 Holdings contra House of Cards

La empresa D2 Holdings, con sede en Massachusetts, presentó recientemente una demanda contra la compañía MRC II Distribution, la marca detrás del exitoso thriller político de Netflix House of Cards. D2 es titular de la marca House of Cards para «bienes y servicios de entretenimiento» desde 2009, que ha sido licenciada a un programa de radio de juegos distribuido por Granary Media. Al parecer, MRC solicitó la marca de House of Cards en múltiples ocasiones para la serie que se estrenó en 2013 y que ahora ha sido renovada por una quinta temporada.

La demanda de D2 pide el cese de múltiples tipos de infracción, incluyendo el merchandising de los fans y las máquinas de juego. Es probable que MRC supiera que D2 era titular de la marca, basándose en su reiterado fracaso a la hora de obtener una marca a través de la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos. El fallo podría estar en la decisión de la distribuidora de cambiar el título del programa, basándose en su incapacidad para obtener una marca comercial.

Veredicto pendiente.

Estados Unidos: Premios de la Academia contra GoDaddy

Los Premios de la Academia y el minorista de dominios GoDaddy concluyeron recientemente una batalla legal de cinco años por cuestiones de «ciberocupación». Presentada inicialmente en 2010, la Academia alegó que la decisión de GoDaddy de permitir a los clientes comprar nombres de dominio «confusamente» similares, como 2011Oscars.com, permitía lucrarse a personas que querían «aparcar» en estos dominios y recaudar ingresos.

Inicialmente, la Academia logró demostrar en el tribunal que GoDaddy vendía 57 dominios con potencial de confusión. Finalmente, el juez dictaminó que GoDaddy no «poseía la intención de mala fe requerida para beneficiarse» de sus ventas.

Aunque esta batalla legal fue sin duda costosa, puede considerarse una sentencia histórica en el espacio de la ciberocupación. Se pueden evitar demandas igualmente frustrantes cuando, como en el caso de GoDaddy, no se puede esperar razonablemente que un tercero «vigile» su marca comercial.

Veredicto a favor de GoDaddy.

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Corea del Sur: Louis Vuitton contra Louis Vuiton Dak

En uno de los ejemplos más impactantes de infracción internacional de marcas, un restaurante surcoreano de pollo frito perdió recientemente una batalla de marcas contra el diseñador Louis Vuitton. El tribunal falló a favor del diseñador tras determinar que el nombre del restaurante, Louis Vuiton Dak, era demasiado similar a Louis Vuitton. Además de la infracción del nombre, el logotipo y el envase del restaurante reflejaban estrechamente las imágenes icónicas del diseñador.

El restaurante fue finalmente golpeado con otra multa de 14,5 millones por incumplimiento, después de cambiar su nombre inmediatamente después de la primera sentencia a LOUISVUI TONDAK. Muchas marcas pueden evitar batallas legales igualmente costosas si evitan reflejar su marca de forma cercana a otra, aunque los productos y los canales de compra no tengan nada en común.

Sentencia a favor de Louis Vuitton.

Estados Unidos: Adidas contra Forever21

Adidas ha presentado muy recientemente una demanda contra el minorista de ropa Forever21 alegando que los productos del minorista, que contienen un diseño de «tres rayas», constituyen «productos falsificados.» Adidas informa que ha «invertido millones» para construir y proteger el diseño de tres rayas como un componente de marca registrada de su marca y posee «numerosas» patentes.

Aunque los representantes de Adidas y Forever21 no han hecho más comentarios con respecto a la demanda desde las declaraciones iniciales, queda por ver cómo los tribunales responderán a la demanda. Dada la similitud de los productos y los canales de distribución de Forever21 y Adidas, es posible que Forever21 haya podido evitar esta demanda evaluando sus recientes diseños en comparación con los productos y las marcas de Adidas.

Veredicto pendiente.

Estados Unidos: Segway contra Swagway y Razor

Los ames o los odies, no hay duda de que el patinete de dos ruedas de pie está asociado a Segway desde 2001. Actualmente hay un cúmulo de litigios en torno a Segway y sus competidores. Segway está demandando a Hovertrax, respaldada por Kickstarter, que ahora es propiedad de Razor, así como a Swagway. Razor también se ha querellado contra Swagway.

VentureBeat señala que la motivación de estas demandas podría basarse en algo más que la notable similitud de los productos mencionados. Swagway se enfrenta actualmente a extensas demandas de seguridad y accidentes por incidentes que implican caídas e incendios. Aunque está por ver cómo se evaluarán en los tribunales las acusaciones de infracción de patentes, no cabe duda de que estos casos son más complejos que una simple infracción de marcas. También están motivados por conceptos de protección de marca, y un deseo de distanciar los productos de los riesgos de seguridad denunciados por Swagway.

Sentencia pendiente.

India: American Eagle contra Pantaloons

La empresa matriz del minorista de ropa American Eagle, Retail Royalty Company, ha presentado una demanda en el Tribunal Superior de Delhi contra Pantaloons Fashion & Retail. La demanda alega que la «marca y el logotipo son engañosamente similares a su marca y logotipo de American Eagle Outfitters»

Aunque Retail Royalty Company tiene su sede en Estados Unidos, este caso está lejos de ser el primer ejemplo de infracción internacional de derechos de autor en el sector minorista. Fashion United informa de que Gap también ha presentado recientemente una demanda contra marcas con sede en la India que venden bajo el nombre de «Gap Two». Incluso para las organizaciones que no son internacionales, puede ser fundamental vigilar sus marcas a escala internacional.

Veredicto pendiente.

Estados Unidos: Lucky 13 contra Taylor Swift

Taylor Swift resolvió recientemente una demanda presentada por Blue Sphere, una empresa de ropa propietaria de la marca «Lucky 13». La organización interpuso la demanda cuando Swift comenzó a vender mercancía para sus fans marcada como «Lucky 13», y lanzó un sorteo de «Lucky 13» entre otras actividades.

Aunque Swift insistió en que el 13 era sólo un número de la suerte para ella y alegó «acoso» por parte del demandante, los resultados de la demanda no se hicieron públicos. Se llegó a un acuerdo confidencial fuera de los tribunales, y Swift ha comenzado a registrar proactivamente otras frases y letras que utiliza a menudo para evitar futuros problemas.

Sentencia extrajudicial, confidencial.

Estados Unidos: Starbucks v. Freddocino

En enero de 2016, Starbucks presentó una demanda contra la empresa matriz del Coffee Culture Cafe de Nueva York por lanzar una bebida llamada «Freddocino».Los documentos de la demanda alegan que no sólo la bebida parece similar al Frappucino, la estructura del nombre contiene suficientes similitudes como para causar «confusión en el mercado» y disminuir «el valor de la marca Starbuck.»

Starbucks sí es propietaria de la marca del término Frappucino, y además alegó que Coffee Culture ha creado un envase engañoso para que parezca que el término «Freddocino» es marca registrada cuando no lo es. Aunque Coffee Culture Cafe ha cambiado el nombre de la bebida por el de «Freddo», Starbucks sigue adelante con la demanda. Coffee Culture podría haber evitado el problema al evitar la infracción de una marca comercial muy vigilada, con un valor anual de aproximadamente 1.500 millones de dólares.

Dictamen pendiente.

Cómo evitar las desagradables demandas por infracción de marcas

En la mayoría de los casos comentados aquí, los resultados podrían haberse evitado por completo con una investigación de marcas más eficaz. No hay duda de que una búsqueda de marcas puede requerir mucho tiempo y ser confusa, especialmente si se hace bien. Los errores humanos y las búsquedas incompletas pueden exponer a su marca a enormes riesgos, como los que se observan en estas nueve notables demandas por infracción. ¿Busca más? Echa un vistazo a estos casos recientes.

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